Merkhouder ‘Quickstep’ niet succesvol met claimen www.quickstep.nl

Pasgeleden blogde ik over Hyves die met succes de domeinnaam www.sexhyve.nl had geclaimd. Ondanks dat de domeinnaam niet het hele merk bevatte (de ‘s’ ontbrak) was het voor de geschillenbeslechter toch overduidelijk dat de wederpartij de domeinnaam had geregistreerd met Hyves in het achterhoofd.

In de zaak van merkhouder Quickstep (aanbieder van laminaatvloeren) tegen de houder van de domeinnaam www.quickstep.nl werd onlangs, ondanks dat de domeinnaam bestond uit het hele merk van de merkhouder, anders geoordeeld.

Zoals benoemd in mijn vorige blog moet er bij de Geschillenprocedure voor .nl domeinnamen aan drie voorwaarden worden voldaan voordat de domeinnaam moet worden overgedragen. Allereerst moet er sprake zijn van een domeinnaam die verwarringwekkend overeenstemt met een merk, ten tweede moet er door de merkhouder worden aangetoond dat de domeinnaamhouder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft en tenslotte moet worden aangetoond dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of te kwader trouw heeft gebruikt.

In de zaak van Quickstep liep het stuk op het tweede vereiste. De merkhouder betoogde in haar eis dat de domeinnaamhouder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam had. Zo hangt er bijvoorbeeld geen website onder de domeinnaam en in de Whois-database wordt een inactieve status vermeld. Meer dan dit werd er echter niet door haar gesteld om het eigen recht of legitiem belang te betwisten.

Had de merkhouder dit nu maar wel gedaan, want volgens de geschillenbeslechter was dit onvoldoende om geen eigen recht of legitiem belang aanwezig te achten. Nu de domeinnaamhouder de domeinnaam www.quickstep.nl in het verleden – nog voordat de merkhouder zijn merk had geregistreerd – had gebruikt voor een website over de gelijknamige dans, die uiteraard niets te maken heeft met laminaat, is het goed denkbaar dat de domeinnaam in de toekomst weer voor legitieme redenen zal worden gebruikt. Dit is vooral aannemelijk nu ‘quickstep’ een beschrijvende, generieke, term is die niet alleen ter aanduiding van de merkhouder kan dienen.

De uitkomst zou, zo merkt de geschillenbeslechter op, anders zijn geweest wanneer Quickstep had aangetoond dat de domeinnaam werd gebruikt om van zijn merk te profiteren. Ik vraag mij alleen af of dat wel echt het geval zou zijn geweest. Aangezien het argument dat de merkhouder aanvoert om de kwader trouw van de domeinnaam aan te tonen (het te koop aanbieden van de domeinnaam ver boven de kostprijs) niet zo sterk is.