Vervallenverklaring van merk: geen normaal gebruik gedurende vijf jaar

Door registratie van een woord of afbeelding als merk in het Benelux-merkenregister verkrijgt men het alleenrecht om het merk in de gehele Benelux te gebruiken voor de waren of diensten waarvoor men het merk heeft ingeschreven. De inschrijving van een teken als merk zorgt ervoor dat een ander hetzelfde (of een daarop lijkend) teken niet voor dezelfde of vergelijkbare waren of diensten mag gebruiken. Indien dit wel het geval is, kan de merkhouder het gebruik van dat teken verbieden.

Om het gebruik van een teken als merk niet geheel voor derden te blokkeren, kan een merkrecht vervallen worden verklaard. De merkhouder kan zich dan niet meer op het merkrecht beroepen. Dit is gunstig voor degene die het merk voor zijn eigen waren of diensten wil gebruiken. Eén van de gronden waarop het merkrecht vervallen kan worden verklaard, is het gegeven dat het merk gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt.

In het algemeen wordt als “normaal gebruik” van een merk gezien, het gebruik van het merk om voor de waren en diensten die van het merk zijn voorzien, een afzet(markt) te vinden of te behouden. Men verkoopt bijvoorbeeld nog steeds merkproducten en/of maakt men maakt nog steeds reclame voor de waren en diensten die van het merk zijn voorzien. Symbolisch gebruik dat alleen het doel dient het merkrecht te behouden valt hier niet onder.

Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval wat nu precies als normaal gebruik heeft te gelden, een exclusief product wordt bijvoorbeeld in een veel kleinere oplage geproduceerd en verkocht dan een product dat bestemd is voor de massa. Uit vaste rechtspraak volgt dat ook het verkopen van onderdelen die het merk bevatten, alsmede aanverwante diensten en producten die het merk bevatten, als normaal gebruik dient te worden aangemerkt.

Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam heeft een nadere invulling aan het begrip “normaal gebruik” van een merk gegeven. In deze uitspraak is door de rechter geoordeeld dat leveringen van merkproducten aan ondernemingen binnen het eigen concern en binnen het eigen concern gevoerde onderhandelingen, niet zijn te kwalificeren als “normaal gebruik” van het merk. Men moet echt hebben gepoogd daarbuiten een afzetmarkt te verkrijgen of te behouden.

Het is overigens bij Benelux-merken geen voorwaarde dat het merk in meer dan één land in de Benelux normaal is gebruikt. Dit in tegenstelling tot bij een Gemeenschapsmerk (Europees merk). Daar is in een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie namelijk bepaald dat gebruik van het merk in slechts één lidstaat, niet als normaal gebruik van het merk kan worden beschouwd.

Voor een merkhouder is het op grond van het bovenstaande dus aan te raden om na te gaan of hij zijn merken wel “normaal” gebruikt. Is dit niet het geval, dan loopt men het risico dat een derde de rechter kan vragen het merk vervallen te verklaren. Deze derde kan het merk dan voor zijn eigen waren en diensten registreren en gebruiken.